频频“找茬”屡屡发威中国企业如何应对中美律师联手支招

“337调查”大棒也有软肋

近年来，针对中国内地产品的“337调查”呈现明显上升趋势。“337调查”大棒正不断地落到中国企业，特别是广东和深圳企业身上，且次次“见血”。目前深圳市燕加隆实业发展有限公司正在接受相关调查。如何避免“337调查” 找茬儿，遭遇后怎样尽快抽身？近期在由深圳市世贸组织事务中心主办的“美国337调查程序”专题讲座上，美国华盛顿尼克松·皮鲍第律师事务所合伙人雷蒙· 凡·代克和中国金杜律师事务所合伙人王加斌，携手为深圳企业支招儿。

中国律师

高招一

积极应诉才有赢的机会

金杜律师事务所合伙人王加斌是应诉美国337调查的专家，他曾代表多起中国国内企业在美国国际贸易委员会应诉337调查。他认为，337调查的救济措施非常严厉，企业应当积极应诉，被诉企业不应诉或放弃应诉，就会遭遇缺席判决，而积极应诉还可赢得一定的机会。对不应诉方，美国国际贸易委员可直接采纳或认定申诉方列举的事实，并据此对其发布排除令或者禁止令，甚至可直接发布全面排除令。例如1996年“多功能便携工具案”就是一例。由于所有中国被告企业均没有出庭而自动败诉，结果只好把这一市场拱手让人。

高招二

中美律师联手可节省三成成本

王加斌就聘律师问题谈到，中美律师通力合作打官司，有助降低企业应诉成本。在美国要打337官司，要经过一系列过程，诉讼程序复杂，必须要有经验丰富的美国律师，特别是知识产权诉讼律师参与。邀请美国律师加入，企业就要考虑成本问题。美国知识产权诉讼律师费约每小时五六百美元，有可能更高。根据实践经验，如果有中国律师事务所介入，至少可给中国企业节省三分之一或四分之一的成本。

从效率来看，一般情况下，在企业收到申诉书后30天就要启动调查，随后20天就要答辩，接着一系列文件会像洪水一样涌过来。要解决这些问题，在短期内一个美国律师事务所是很难做到的。目前，很多中国律师事务所与美国律师事务所特别是知识产权方面有关的律师都保持着长期合作关系。这些律师事务所有不同的专长，有些倾向化工，有些倾向机械等。若选择中美律师联手应诉，优势互补，可节约大量成本。

高招三

找准对方软肋是成败关键

以打击对方专利无效为出发点，集中力量进行不侵权抗辩，应成为中国企业应诉选择的策略定位。

王加斌认为，证明申请人专利无效是中国企业在调查中的抗辩要点之一。对对方知识产权有效性提出抗辩，尤其是未经实质审查的外观专利、处于自然状态的商业秘密，提出无效抗辩有时会起到意想不到的效果。例如，2003年，“无汞碱性电池”一案，经中国9家电池企业的积极抗辩，美国国际贸易委员会最后认定原告劲量公司美国专利号因不具备确定性而无效。但这一做法有个缺点，就是举证责任在中国企业，成本比较高。

做不侵权抗辩，是最常见且比较实际的做法。主要抗辩点是，被指控的产品并不“完全” 符合专利保护要求范围，尽量指明对方专利弱点，压缩对方专利权力要求的解释范围；被指控产品与要求保护的专利并不“等同”；针对中国生产的品特征，分析美方专利，指出中国生产的品与专利产品的关键差别，最终达到不侵权的结果。这一做法的好处是举证责任在美方。

申诉人专利不具有执行性，也是重要的抗辩点。企业可从申请人的专利通过欺诈获得，存在“不公正行为”，申请人获得专利后存在不当使用该专利的行为，违反了反垄断法，以及在专利授权范围以外实施专利等方面入手。

此外，还要看涉案专利在美国国内是否有产业，如厂房和设备的显著投资，劳动力和资本的显著利用，实施专利的实质性投资，包括工程设计、研发、技术许可等。

美国律师

高招一

“以打求和”也是策略

美国最大的综合性律师事务所之一——美国华盛顿尼克松·皮鲍第律师事务所合伙人雷蒙·凡·代克，在处理337条款诉讼程序和反倾销案件的出庭抗辩方面，有丰富的经验。

他认为，除积极抗辩外，和解也是企业选择解决问题的一条路径。据统计，1995年至 2002年，全球有关337调查案件，23%案件被裁定侵权，49%的案件达成和解。337诉讼程序中，有三次法定和解机会。但是达成和解是有条件的。其一是，原告会权衡获得案件胜利的难度和时间长短，其二是被告具备可用于交换和解与撤诉的条件。第三是适当地让步或者优惠条件，如，承认原告专利的合法性；对生产工艺做出适当调整；优惠的合作条件和良好的合作前景等。“以打求和”或“以打逼和”，通过诉讼抗辩寻求和解的砝码。

雷蒙同时也提醒，中国企业要能尽可能多地申请美国专利，以便在和解时手中握有足量的筹码。他认为，企业是否能实现和解，手头的筹码至关重要。337诉讼中，想和对方和解，如你手中有专利可用于交换许可，很多事情就可以谈。如果没有任何筹码，美方是不愿意与你和解的。

高招二

签合同前需进行知识产权调查

雷蒙认为，中国企业特别是对美有出口业务的企业，要提高知识产权保护意识。在签订合同前，需委托有关机构进行必要的知识产权调查，以防止无意中侵犯他人的知识产权。中国很多企业在出口贸易中与美国企业签订的是长达3-5年的合同，可能对方只给你一个样品或设计，进行OEM或ODM合作。但这些样品和设计在美国有无许可，是否拥有自己的专利，这就需要中国企业在进入美国市场前调查清楚。否则，一旦产品生产出来就会有很多麻烦找上门。为此，雷蒙建议，中国企业在根据外国企业提供的样品或图纸进行生产时，应对其涉及的知识产权进行调查，在合同中约定知识产权免责条款。

高招三

以美国式答辩抓住法官的心

根据出庭抗辩的切身经验，雷蒙认为，337诉讼在涉及到美国以外的一些公司时，还会出现一个重要的不利之处就是语言、文化方面的差异和障碍。中国企业及中国律师只有采用美国式的答辩，才容易抓住法官的心。

开庭时，原告、被告双方都是证人。就涉案的中国企业而言，出席一两个小时的庭审，他们所说的每一句话都要准确无误地翻译给法官。而法官的每句话都要准确无误地翻译给到场的公司负责人及技术人员。这些沟通需要通过恰当的理解、准确的语言陈述来实现。要在法庭上达到有效传递和沟通的目的，之前有很多文化和语言方面的工作需要企业认真去做。

另外，雷蒙强调，聘请到具专业水准的中国律师也关乎官司的成败，特别是那些懂专利、懂技术的律师。他们能够迅速地从庞杂内容中帮助你找到最关键的抗辩点。而这些核心抗辩点，正是法官最期待的内容。

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何谓“337调查”

美国“337调查”源自“337条款”，因美国的《1930年关税法》的第337节而得名，后经三次重大修订。据法律界人士介绍，最近一次修正后的“337条款”规定，如果任何进口行为存在不公平行为，主要针对侵犯专利权或者商标权行为，也包括侵犯著作权、半导体芯片模板权利的行为，不正当使用商业秘密、侵犯普通法商标权及其他商业侵权行为，并且对美中国生产的业可能造成抑制或垄断，美国国际贸易委员会(USITC)可以应美国国内产业的申请，进行调查。该条款规定，如美国国际贸易委员会一旦认定某项进口产品侵犯美国企业专利权，则可颁布命令，禁止进口该项产品。其结果是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。

“337调查”的期限一般为12个月，疑难的为18个月。其重要程序是：美国公司向 ITC起诉；ITC在30天之内决定是否立案并通知被告；被告在送达通知之日起20天内提交书面答辩意见及反诉；复杂的调查听证；ITC裁决。如有不服 ITC裁决的，可以向联邦巡回上诉法院起诉。在整个调查过程中，ITC有权签发临时性排除令。若ITC裁决原告胜诉，ITC可向美国公司提供有限排除令、普遍排除令和停止令等救济措施。