美国普衡律师事务所周孜冶
2006年12月15日，第八届信息技术领域专利态势发布会暨第三届信息产业知识产权与技术标准高峰论坛在北京举行，本次会议由信息产业部电子知识产权咨询服务中心和信息产业部电子工业标准化研究所标准化发展研究中心联合主办，会议得到了信息产业部科学技术司的大力支持。新浪科技进行了直播。以下为美国普衡律师事务所周孜冶发言。

周孜冶：谢谢大家！普衡律师事务所是2003年进入中国的，我们一共有1200位律师，在中国有150位，中国是指北京、上海、Hong Kong，是比较大型的所。我个人主要是搞IT方面的知识产权，因为我的技术背景是IT背景。我们在全世界有18个事务所，在亚洲有4个，我们所知识产权律师全球大概有150个。

下面谈谈中国高科技公司的知识产权战略。作为公司来说首先要有一定的商业目标，你有什么样的产品达到商业目标，首先要进行市场分析，然后就要有技术研发，当然也可以是购买的技术，但是很多是靠自己的研发。我们把这三个环节放在一起就是专利态势分析。我们应该是在研发产品之前和过程当中，这是一个连续性的过程，并不是说一开始之前做了就不做了，后面一开始不做等到后来再做都不可以，应该是之前就做一定的分析，同时在产品研发过程中持续的做分析。在你进入的这个领域中其他人的知识产权在哪里，尽量避免侵犯别人的知识产权。分析别人占有的领域，空占有领域就是我们的自由操作领域，所以技术研发主要是集中在自由操作领域。如果研发当中，遇到了别人的知识产权壁垒，有几种可能性，一种是做所谓的规避设计，看看能不能绕开它的壁垒。有的时候一些核心专利，比如像CDMA专利，你要搞CDMA是绕不过去的，那你就要得到它的技术许可。

我们找到了自由操作领域以后，我们就应该保护自己的新技术。保护技术有各种各样的方式，有专利、商业机密、版权，计算机软件很多是用版权保护的，技术也可以有不同的方式保护，计算机软件可以用版权保护也可以用专利保护。版权保护的形式不是内容，专利保护的是内容。举例说明，如果你编写了计算机软件，别人照抄肯定是侵犯了你的版权。但是假如别人搞懂了你的计算机软件的操作原理，他另外写了一个软件，但是跟你的形式完全是不同的，那么他就不侵犯你的版权。但是如果你有专利权，他就侵犯了你的专利权。

还有一种保护办法就是商业机密，商业机密一般用于某种产品的生产过程。别人如果侵犯的话，你很难判断，你不知道他是怎么生产的，你很难进入他的车间。产品的结构一般是有专利保护。很多产品出来既有的一部分用于商业机密、一部分用于专利、一部分是用于版权。中国高科技公司要注意几点：第一要选出符合国际标准的高质量专利。国内有些公司申请专利是得到了地方政府的支持，地方政府鼓励当地企业申请专利，申请专利以后有一些奖励政策，所以出现了注重数量不注重质量的问题，当然数量我们也需要，但是必须要有高质量，要符合国际标准，尤其是IT产业很多产品是要进入国际的。

现在一般来说国际标准是比国内标准高一些。如果达不到国际标准有几个劣势。第一，到国外申请的时候你要修改。修改就会产生两个问题，第一个问题，当时写这个专利的第一个律师可能已经不在这个单位了，可能已经离开了，必须找另外一个律师。即使这个律师还在，因为他一年有几十个、几百个案子，早已经忘记了当时怎么回事儿了，所以得重新熟悉，这有一个效率问题。第二个问题，如果你改的东西是引入技术，你当时是在中国没有发专利的优先权的，你就丧失了优先权。所以为了保护优先权，我们一定要一开始就写出高标准的专利申请。同时权利要求要写的比较多一些，而且要写出不同的广度和深度。一般来说越广的权利要求，深度往往不够。深度比较好的权利要求，往往广度不够。

我们为什么要广度呢？第一我们写专利的时候不可能知道世界所有现有的技术是什么样的，如果只写一个广的权利要求可能拿不到专利，即使你拿到了，光有广度的要求，很多人可能会侵犯你的专利，但是在评审的时候由于你的专利缺乏深度，即使被侵犯了，但是被判成功率比较低，但是比较有深度的专利，胜诉的机率比较高。一开始要写出比较高质量的权利要求，目的是避免以后做不必要的修改。具体说一个专利要求的权利覆盖范围是文字所描述的那些范围，加上被等效原理所概括的范围。但是如果在专利申请过程当中，因为审查员说不能给你这个权利要求，你的这个权利要求没有信誉度或者没有创造性，你对这个权利专利要求做了修改，然后给了你权利要求。那么你的权利要求的修改部分只限于文字所表达那部分，而没有等效原理的扩张。所以说专利庭审的时候，对方肯定会把你的专利申请的全部卷宗都调出来，看看你的权利要求修改过没有，修改过的权利要求的覆盖范围和文字描述的一样等，没有等效原理来扩大范围。

图)一般专利有多个权利要求，既有独立权利要求也有非独立权利要求。我们申请美国专利，因为美国专利是按权利收费，20个权利收费，3个是独立的，比较简单的专利我们一般都是写20个权利要求，其中3个独立的，我记得曾经写过90几个权利要求的，没有办法，因为那个专利确实复杂。一般情况至少写20个，这是最低要求。这之上你是要多交钱的。

图)虚线内是大的覆盖范围。椭圆形的虚线是一般的权利要求，这两个权利要求覆盖面有一定的重复性，如果完全没有重复性，那往往是独立的权利要求，专利局一般会要求你分开。但是一般是有重复性。实线的方框是依赖于虚线方框权利要求的，它的覆盖比它小，但是往往它更有深度。椭圆的实线是隶属于椭圆的虚线的权利要求的，它的覆盖面也小。但是椭圆的实线和椭圆的方框的权利要求，从这张图上有一定的交叉，但也可能完全没有交叉，也有可能椭圆方框和椭圆实线完全重合，因为他们隶属于完全不同的独立权利要求。

图)这是2004年的数据，美国有187000多个专利被授权，其中接近17万是实用，相当于我们的专利。还有16533件外观设计和998件植物品种专利，还有3000件专利诉讼案。第一名是IBM，第二是松下的某公司，第三是佳能，第四是HP，然后是镁光，Samsung 、Intel、日立、东芝、Sony，而且主要是美、日、韩企业。

中国的专利法，我说的是中国现行的，和美国专利法做比较粗浅的比较。第一是新颖性。中国专利法是第22条说，中国是先申请，美国是先发明，全世界大概50%的国家都是先申请，只有很少国家是先发明。谁先发明，谁得到这个专利，无所谓是谁申请，中国刚好相反，假设两个专利一样，只有先申请的人可以得到专利。先申请先得专利这是很容易查出来的，但是先发明有时候很难判断，先发明的人可能是后申请，美国考虑过很多次是不是变成“先申请先得专利”，但是这是美国的传统主要是为了照顾个人和中小企业的利益。大公司有一个发明马上就可以发专利，小公司或者个人还要凑钱或者找律师，往往不可能很快发专利。美国的传统就是保护个人和小企业的利益，所以美国企业一直坚持先发明得专利。

中国在你申请之前不能在国内外的刊物上发表过，不能在国内公开使用过，但是现在可能马上要改，把公开实用，不光是国内，国外也要包括进来，这两点基本上和美国是一样的。但是美国是把先申请变成先发明，在发明前不能在国内外发表过，不能在美国国内使用过。但是美国并不是说有先发明就藏在那里，过十年以后再去申请，那不行的。所以有一条如果你十年以后再去申请，那是藏在那里，你是用商业机密的方式保护它，而不是用专利的形式保护它，如果时间太长了，美国就认为你放弃了你的权利。还有你不可以先卖产品再申请，它有一个缓冲期，不能公开使用或者公开销售或者许诺别人销售之后还有一年时间，你必须申请专利。另外不能申请国外以后超过一年以上再到国内申请。这两点和国内差不多。

下面有一点创造性的区别，美国讲的比较明确，中国是规定必须有实质性的创造性，怎么解释实质性、突出性呢。美国多加了一句话，以普通本行业人员的标准来衡量，比如说普遍的计算机设计师，硕士毕业、两年工作经验，按照他标准看现有基础上要得到的发明需要不需要做一定创造性的工作。如果他需要做创造性的工作，那么这个发明就是创造性的。根据本行业普通人员的标准，他看到了现有技术，他比较能自然而然的得到所谓的发明的结果，那么这个结果就是缺乏了创造性，那也是不可以得到的。

上面都是比较抽象的一些内容。下面讲一些具体的我们所做的案子。“X公司”是亚洲高科技公司，假设他在中国大陆的话，一定是中国国家信息化产业部下面的。90年代末它的销售额达到10亿美元，而且已经相当出名了。如果一个公司被起诉，往往不是一件坏事，往往是一件好事，你被起诉说明你已经成功了，如果你不成功别人不会诉你，你不成功别人根本不知道世界上有这样一个公司，即使知道，他为什么要诉你。如果你口袋里一分钱没有，他诉你一点目的都达不到。所以经常说笑话“祝贺你，你们公司被起诉了”。中国比较有名的三个IT方面的公司有Huawei、中芯国际、珠海巨力，这是IT方面被起诉的比较有名的案子。中芯国际是被台积电起诉的，中芯国际当时是第四大，现在是第三大，第一、第二的位置是不会变的，在可预见的未来都是台积电，第二是联电，第三就是中芯国际了。中芯国际的市场大到一定地步，台积电觉得有威胁了，还有中芯国际当时要上市。巨力被诉也是上市前夕，但是被诉后照常上市，业绩也很不错。

X公司收到了数十封别人给他的信，第一你侵犯了我的专利，你必须停止，这是一种信件，这种信件一般是你的竞争对手送的。还有一种是你侵犯了我的专利，提出许可邀请。还有一种是competitors，tors是北欧的一种神话，是一种妖精躲在桥底下等羊过来的时候吃，平时也不动。这种公司比较难对付，你的竞争对手或者其他对手你往往可以交叉谈判，尤其是竞争对手，也许他有核心专利，你有外围专利，他要做改进，他会侵犯你的外围专利，你要做任何生产，你就会违反他的核心专利。而这种competitors，它自己不从事任何生产，它不可能侵犯你的专利，所以你跟他谈，他也不跟你谈，他专门就诉你。而且有些律师就往往代理这种公司，这种所往往是比较小的所，他们承诺不打赢官司一般是不收费的。中国企业以后走出国际将来也许会遇到这样的公司。目前几个大的和中国有关的知识产权诉讼案还没有遇到这种现象，比如说中芯国际和台积电，Huawei和思科，巨力是西格玛tell，都是直接竞争对手。

竞争对手不但有自己研发的专利，也许是从别人那儿买的专利来起诉X公司。为什么选择X公司呢？第一，X公司是成功的，它有利润。第二，X公司在当时被起诉的时候，还没有在美国有过任何诉讼经验。还有对方觉得其起诉X公司，可能在美国的陪审团里得到同情心。美国是陪审员制度，陪审员就是一般的老百姓，严格来说他们没有必要懂法律，所谓的任务是判断事情而不是判断法律的，他们有时候会感情用事，比如说在上世纪70年代很多日本公司被妖魔化，日本不光是高科技产品进去，又到美国买地，买了纽约的洛克菲勒中心。当时我在中西部，很多朋友对日本人都是采取非常警惕的态度。日本过后就是韩国。现在对中国的某些妖魔化已经开始了，有一定的政治色彩在里面。他觉得这个公司在美国可能很难得到陪审员的同情，他们就寻找这样的公司，也起到以一警百的目的。

它还有一个目的，就是增加被诉的公司的成本。一般北加州一个专利案花费300-500万美元。另外一个目的是达到公关目的，我诉了X公司以后，我写信给X公司客户，我已经诉X公司了，他们的产品侵犯我的专利，如果你要继续买他们的产品，我下一步就诉你们了，把他们的客户拉走。典型的例子，巨力被诉以后，他们在美国的客户，经销商跟西格玛tell签订了协议，我以后不买巨力公司的产品了。同时还想分享X公司的成果，你成功了，我也分一杯羹。还有就是想通过他自己的专利库得到额外的经济效益。

这种情况下X公司应该做什么。首先应该找到合格的律师所帮他做一些准备工作。X公司应该在收到第一封停止信应该已经开始找法律顾问了。有一件事儿，就是让律师事务所做一个所谓的非侵权意见书。这个意见书以后写出来以后，我就寄回给写信来的公司说我没有侵犯你的专利。假如这个意见书是通过“commfent”写出来的，即使法院判你侵权，也避免了故意侵权，故意侵权是除了赔偿之外还有三倍的罚款。你要找一个律师事务所写非侵权意见书，这个事务所不一定是将来肯定代表你上庭的所，帮你写非侵权意见书的律师事务所很可能成为你的法庭证人，如果这个所是你的法庭证人就很难代表你在法庭上辩护。可以找一个所代表你，让它推荐另外一个所帮你写意见书，这两个所应该是分开的。

另外动作要快，传票来了以后，如果老不去，那边可以说你缺席审判，没有人帮助你说话，往往法庭就只听到一面之词，对你的判决可能很不利。最近有一个3371审查案，那不是在法庭，那是在美国国际贸易委员会，那个审判不是对人的，是对产品的。如果你不去应诉，他根本不理你，他照样往前走。你不去应诉，他们的行政法官只好听对方的一面之词，得到的结果对你往往非常不利，你的产品就无法进入美国。

X公司要达成的目的。在合乎生意利益的条件下解决诉讼案。有几种可能性，第一种是合理的情况下双方协商解决，美国的专利案子大概20%是进入庭审的，80%最后双方都是妥协的。因为庭审是非常耗时、耗钱的事情。北加州一个专利侵权案要300-500万美元。还有就是希望法官对你作出有利的判决。如果这些都没有达到，最后希望有一个对你有利的陪审团，由终审陪审团审判。

X公司为了达到这些目的要做一些什么呢？第一调查自己的专利库，如果有自己强大的专利库，可以和对方说我也有这个专利，你要诉我，我也可以诉你，我们坐下来好好谈吧，这是非常常见的。但是具体这个案子里，X工资只有很少的几个专利，所以在庭审上没有反诉对方之力，所以它没有办法。还有一种办法是他自己没有，但是可以买来专利来诉讼，这也是可能的。这个专利库不管是买来的还是研发的，都可以在谈判中使自己处于有利地位。对方公司你要查他的专利技术和专利生产过程，看看这些专利是不是能宣判无效。宣判无效有两种可能，一个是法庭上宣判无效，还有专利局宣判它无效。

X公司还可以采取其他的方法避免诉讼。美国庭审要求必须在被告的地方或者是案发地方，有没有管辖权，还有选择在哪个审判庭等。比如在德克萨斯州，有一个对专利所有人比较有利的审判庭，一般原告喜欢到哪儿去。但是被告能不能把它撤出来，比如这个案子的具体情况我们从德克萨斯州撤到加利福尼亚州，加利福尼亚州的程序相对来说对被告比较有利。一般加利福尼亚州的案子比较慢，一般拖上几年。还有美国法庭对我根本没有管辖权，但是X公司是高科技公司，它的产品是销往美国的。但是我们从德克萨斯转到加利福尼亚，加利福尼亚对X公司比较有利，我们双方碰了第一次面，第一回合我们赢了，把这个案子成功从德克萨斯移到加利福尼亚。

证据交换。美国的庭审前都有一个证据交换，目的就是要和法庭配合，法庭让你出示的证据，如果你不出示，法庭可以对你进行惩罚或者罚款，或者你过后再提出证据的时候，法庭不让你提出了，这时候他会自然而然作出对对方有利的判断。

证据揭示是非常费时、费钱的一件事情。群众报告有书面证据交换，还有口头的证人询问，在哪里被询问都是非常琐碎的事情。双方要达成一定的协议，双方之间做一定的抗争。达成协议以后，或者法庭作出判决以后，比如说这个证据揭示你必须哪天送到，或者里必须几日几号提供证人让对方询问，你应该很好遵守，不能到那天我这个人不在，那时候法庭会作出对你非常不利的判断。

作为IT公司可能还需要找专家作出非侵权主张或者作出专利无效。证据揭示以后，X公司提出一个动议做简易判决。这个判决一个是省时，法官自己做出来的。Y公司诉X公司的原因之一是认为X公司很难得到陪审员的同情，但是相对来说法官感情用事的几率比较小，他不会受这些因素的干扰，相对来说法官往往根据法律作出判断，而不是根据感情用事。

具体这个案子中X公司制止Y公司无限制扩大证据揭示的范围。比如说Y公司让你把几年的销售单子都拿出来，那么X公司可以和法院说这个要求是不合理的，是过分的。同时可以把提取证词的场所从美国移到亚洲，到亚洲的好处，是因为X公司在亚洲，相对来说比较方便，对Y公司不太方便。证据揭示之战往往成本很高，而且法院不太相信这些东西。按照中国的话就是叫“有礼有节”。Y公司未能向X公司举证有关的现有技术，法庭发现这个问题就禁止Y公司提出任何证据，这个问题上就作出了对Y公司非常不利的判断。所以Y公司在一个一个小的战役上又输了。通过简易判决，Y公司大概诉了七八个专利，其中五六个法庭给否掉了，说那些东西法庭根本不考虑，要么是不侵权要么是专利无效，即使有效也不能执行，减少了X公司所要应付的专利项目，给X公司造成了心理上的优势。另外也可以通过专利局取消它的专利。

通过专利取消专利的时候可以要求法庭终止等待专利局的结果来，还有一个可能，比如Y公司也在诉另外一个公司用的同样的专利的，也可以要求这个庭暂时，等另外一个法庭的诉讼结果。但是这个要小心，如果法庭采纳你的建议，暂停等待另外一个法庭的结果，如果那个法庭对你不利的话，那这个法庭也同样。所以一定要做仔细的分析，如果不利我们就继续审，如果有利就要求它暂停。

这个案子的最后结果，因为法庭通过建议判决去掉了相当多的专利，Y公司也不愿意打下去了。最后双方达成了调解，而且对X公司是相当有利的调解，而且美国的庭审大概80%都是庭外调解的。

谢谢大家！